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企业并购中的专利尽职调查十大要点

近年,越来越多的企业对其他企业进行并购的主要目的就是为了得到被并购企业的技术、知识产权及掌握这些技术和知识产权的研发、技术人员。同时在对一些知识创新型企业、高新科技企业及掌握特殊制造工艺的制造企业进行收购时,知识产权往往被作为被收购企业极其重要的资产加以重视。因此,在并购过程中除了需要对被收购方进行法律和财务的尽职调查外,现在还将知识产权,特别是其中的专利从法律中分离出来,作为一项重要因素进行单独的专利尽职调查。

与有形的财产权相比,专利权具有自己的特点,他们看不见、摸不着,非物质性的特点使得其无法占有、无法度量,权利效力、内容、范围、价值等都具有不确定性,如果没有进行有效的尽职调查,所进行的并购和交易将会面临非常高的风险。

因此针对企业的并购,在进行专利尽职调查时也要特别注意以下十大要点:

一、专利情报的检索范围如何确定?

专利的收集和分析绝不能仅仅局限于目标公司的专利,如果仅以目标公司的专利为对象进行专利情报的收集,其风险十分巨大。首先无法全面了解目标公司专利所在领域的技术现状,必然导致“一叶障目”,或者只见自己家的“树木”,而不见“森林”;其次无法为专利分析提供足够的、完整的文献;再次漏检文献,必然导致分析结论的巨大风险。因此企业在进行专利文献的检索和收集时要尽可能多而全,避免漏检,利用适当的数据库,尽可能检索收集齐全与目标公司专利相关的专利信息;在进行专利文献的识别和整理时尽可能少而精,追求准确;在对专利文献进行使用时,要依据不同目的,分类使用。

二、专利权的效力/稳定性审查

为避免收购的专利日后被无效掉,应当对目标专利进行审查,通常需要评估其是否满足新颖性、创造性、实用性,以及其他授权条件,以确定目标专利是否可靠,专利的稳定性,既包括实质性条件也包括形式性条件,以防目标专利收购后被宣告无效的情况出现。

三、专利权属于谁以及权利人的稳定性?

专利权属的确定性的审查是每个尽调工作中的一项重要的内容,但是如何进行审查往往会被忽视,在调查过程中不能仅通过审查委托人提供的专利证书、专利文件来确定专利权属,因为专利权有可能已转让,或者因为缴纳年费而终止,或者还有可能存在权属争议的诉讼等,这些在专利证书和专利文件上是无法反映的。此外如果专利权为多个权利主体享有,即专利共有,为避免日后可能出现纠纷和麻烦,并购方应该与每一专利权人都要进行谈判,如果为职务发明的话,还要对是否符合职务发明的条件进行审查。

四、权利类型:专利所有权还是专利使用权?

目标公司拥有的是使用权还是专利权是完全不同的权利,在尽职调查中必须分清。

五、专利文件质量和专利保护范围评估

六、专利自由度评估:避免获得了专利却无自主实施权

(1)享有专利权并不一定拥有实施权。目标专利有可能落入其他专利的保护范围,一旦目标专利与其他在前专利存在从属关系,即使拥有目标专利的专利权,如果没有获得在前专利权的权利人的许可,从属专利权人是不能使用自己的专利的。因此,需要对目标专利是否落入在先专利的保护范围进行分析,以确定是否拥有实施该专利的自由度。

(2)遗漏他项权利或负担审查。专利权作为财产权利,可以在其上设置相应的他项权利,例如权利质押等。一旦在专利权上设置了他项权利,或者许可,就会对专利权产生一定的限制,或影响专利权的价值和法律地位,也自然会对并购产生影响。

(3)轻视目标专利是否已许可他人实施的审查。专利权人可以将自己的专利技术许可给他人实施,一般会在许可协议中明确许可实施的具体条件,专利权的继受方应遵守许可协议的约定,允许被许可方继续使用专利。此种情形下获得的目标专利应允许被许可方继续实施,并购方并未获得完整的专利权。

七、单一专利与专利布局以及技术秘密的审查

知识产权尽职调查中,对单个专利的审查已较为重视,然而,有效保护技术创新方案很多时候是无法通过单个或少数几个专利就可以实现的,需要重视专利之间的布局。尽调中应在单一专利评价的基础上,还需要对专利之间的关系,布局等展开评价。特别需要注意的是,有些专利的实施可能还需要与相关的技术秘密结合,因此,需要向目标公司了解是否还有技术秘密和其他配套的外围技术,以防遗漏技术秘密。

八、目标专利的控制度和地位评价,目标市场的IP环境

对目标专利在同类专利中的地位,与竞争企业拥有的专利以及专利申请之间的关系,是否具有较强的控制能力和空间,是否处于技术领先地位,对未来技术发展趋势掌控等进行评估。

九、专利侵权风险调查

十、知识产权尽职调查人员的构成和合作:律师与其他专业人员的组合

知识产权尽职调查一般会涉及专业的技术问题,以及信息检索和技术与市场分析等问题,如果尽调的组成人员仅仅由律师或者律师与专利代理人构成,可能难以全面有效开展尽调,应根据具体情况,由有经验的专利律师、技术人员、信息检索人员、市场调查分析人员等共同组成。



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